Verwarrende beestjes of louter versiering?

Het Gerechtshof Den Haag heeft in augustus 2020 in kort geding geoordeeld dat het kinderondergoed van Hema met afbeeldingen van krokodillen inbreuk maakt op de merkrechten van Lacoste. In de eerste aanleg oordeelde de voorzieningenrechter dat Hema géén inbreuk maakte op de merkrechten van Lacoste, omdat de krokodillen op het kinderondergoed louter als ‘versiering’ moesten worden gezien. Lacoste was het niet eens met dit oordeel en heeft met succes hoger beroep tegen het vonnis ingesteld.

Wat was er aan de hand?

In 2018 heeft Hema kinderondergoed met krokodillen op de markt gebracht. Dit verkocht zij online op haar website en in de Hema-winkels. Lacoste meende dat Hema inbreuk maakte op haar Unie- en Beneluxmerken. De krokodillen op het Hema-ondergoed zouden te veel overeenkomen met de geregistreerde merken van Lacoste.

Op het eerste gezicht lijkt dat onzin en flauw van Lacoste. Maar toch is de actie en vasthoudendheid van Lacoste wel begrijpelijk: het gaat om het bewaken van de kracht van haar bekende merk. De bekendheid van het merk werd overigens ook door Hema onderkend.

Lacoste meende dat door het gebruik van een overeenstemmend teken verwarringsgevaar bestaat omtrent de herkomst van de producten van Hema waarop het teken is afgebeeld. Dat houdt in dat een consument in de war kan raken over de herkomst van waren of diensten (direct verwarringsgevaar) of dat een persoon vermoedt dat er een economisch verband bestaat tussen een merkhouder en de inbreukmaker (indirect verwarringsgevaar). Daartegen meent Lacoste te kunnen optreden, omdat Hema nadrukkelijk te kennen heeft gegeven zich niet te zullen onthouden van het gebruik van het teken. Daardoor bestond er volgens het hof ook ten tijde van de hoger beroep procedure nog steeds een spoedeisend belang voor Lacoste.1

Grondslagen

Lacoste heeft een beroep gedaan op meer dan één grondslag, namelijk artikel 9 lid 2 sub b UMVo2 c.q. artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE (oud),3 artikel 9 lid 2 sub c UMVo c.q. artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE (oud); subsidiair ook artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

In het arrest staat centraal of Hema inbreuk heeft gemaakt op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE (oud). Kort gezegd geven die bepalingen aan de merkhouder het recht om op te treden tegen gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten wanneer het teken (i) gelijk is aan of overeenstemt met het merk; en (ii) wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

Merkgebruik

Uiteraard moet eerst worden vastgesteld of het door Hema gebruikte teken daadwerkelijk als merk wordt gebruikt. Daarbij moet de vraag worden beantwoord of het relevante publiek het gebruik van het teken niet louter als versiering ziet.

Zodra is vastgesteld dat sprake is van gebruik als merk, moet worden beoordeeld of merk en teken zo overeenstemmen dat bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan. Of er van zo’n verwarringsgevaar sprake is, moet globaal worden beoordeeld en moet berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen.

Het hof heeft dus eerst bekeken of er sprake was van merkgebruik. Daarvan is sprake indien het relevante publiek het gebruik van het teken niet louter als versiering ziet. En zelfs wanneer het publiek het teken wél als versiering ziet, kan toch sprake zijn van een merkinbreuk. Dat gebeurt wanneer het teken zozeer overeenstemt dat het relevante publiek toch kan denken dat de producten van dezelfde onderneming of economisch verbonden onderneming afkomstig zijn. Daarbij verwijst het hof naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake Adidas/Marca.4

Het hof is voorshands (het was nog steeds een kort geding) van oordeel dat er bij zowel het blauwe hemdje als het grijze setje sprake is van merkgebruik.

Het blauwe hemdje

Op het blauwe hemdje bevindt de krokodil zich op de voorkant op borsthoogte en is het van kleiner formaat. Lacoste stelt dat dit doorgaans een plek is waar merken worden gebruikt. Het hof is het hiermee eens en stelt dat dit ook terug te vinden is in de aangeleverde marktonderzoeken. Het publiek zal dan ook van mening zijn dat dit een gebruikelijke plek is voor een merk. Daarbij speelt volgens het hof ook een rol dat het hier gaat om een teken dat overeenstemt met een bekend merk.

Het grijze setje

Ook voor het grijze setje stelt het hof dat er sprake is van merkgebruik. Er is namelijk sprake van repeterend merkgebruik: het merk wordt meerdere keren over het hele kledingstuk aangebracht. Lacoste stelt dat dit vaker voorkomt en het hof gaat hierin mee. Het publiek zou gewend zijn aan dit soort merkgebruik. Het publiek zou daarom dit ook niet zien als louter versiering. Ook hier weegt het hof mee dat het krokodilletje van Lacoste een bekend merk is.

Verwarringsgevaar

Na de beoordeling of er sprake is van merkgebruik komt het hof toe aan de vraag of er gevaar voor verwarring bestaat.

Hema heeft onder meer aangevoerd dat er van verwarring helemaal geen sprake kan zijn, omdat zij alleen maar kleding van haar eigen merk aanbiedt. Lacoste wijst het hof erop dat Hema wel degelijk andere merken verkoopt, zoals Casio en Philips. Daarbij heeft zij ook met andere (luxe) merken samengewerkt, zoals Victor & Rolf en Fab. Hema stelt ook dat er geen post sale confusion kan plaatsvinden, maar hierin gaat het hof niet mee. Het blijkt dat zich wel situaties voordoen waar derden het ondergoed kunnen zien. Dit kan gebeuren bij buitenschoolse opvang, warm weer en bij sportclubs. Ook daardoor kan verwarring ontstaan over waar de kleding vandaan komt. Het is dus volgens het hof aannemelijk dat er een kans is op indirect verwarringsgevaar.

Het hof stelt zowel voor het grijze setje als het blauwe hemdje verwarringsgevaar vast:

  • De Hema-krokodil en het merk van Lacoste5 komen in hoge mate visueel en begripsmatig overeen. Zo stelt het hof dat beide krokodillen als (gestileerd) actief zijn afgebeeld, ze zijn vanuit hetzelfde aanzicht te zien met een bek aan de rechterzijde, beide bekken zijn geopend, waarbij de hoeken ongeveer gelijk zijn en de tanden te zien zijn. Daarbij hebben beide krokodillen ook allebei min of meer driehoekige witte schubben.
  • De door Hema aangevoerde verschillen vindt het hof minder relevant voor het totaalbeeld dan de overeenkomsten. Verschillen waren vooral dat de Hema-krokodil kinderlijker is en/of een kinderlijker uitstraling heeft, in 2D is getekend en rare voetjes, ronde ogen bovenop de kop en ronde tanden, een minder spitse bek en een staart in een andere houding heeft.
  • Verder staat het vast dat het gaat om soortgelijke producten en dat de merken van Lacoste bekend zijn en een grote beschermingsomvang genieten.

Relevante publiek

Over de vraag wie in dit geval het relevante publiek is, hebben partijen ook gedebatteerd in deze zaak. De ‘maatman’ is in principe de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument.

De voorzieningenrechter vond dat het relevante publiek slechts bestaat uit ouders en grootouders met (klein)kinderen in de leeftijd van anderhalf tot en met 8 jaar. Het hof houdt de kerk in het midden en constateert dat het (groot)ouderpubliek geen wezenlijk andere perceptie heeft dan het algemene publiek. Het hof neemt dan ook beide groepen in aanmerking. Ook gaat het hof uit van een gemiddeld of een iets lager dan gemiddeld aandachtsniveau. Dit alles is van belang om het gevaar voor verwarring te kunnen vaststellen.

Marktonderzoeken

Het hof besteedt veel aandacht aan de ingebrachte marktonderzoeken. Rechters zijn helaas nogal eens geneigd om het ene marktonderzoek tegen het andere weg te strepen en daaraan verder geen belang te hechten. Het hof gaat daarmee genuanceerder om. Volgens het Haagse Hof moeten resultaten van marktonderzoeken in het algemeen wel worden gerelativeerd, maar – aldus het hof – zij kunnen als hulpmiddel in de beoordeling wel van belang zijn.

Het hof vindt het vaststellen van verwarringsgevaar in beginsel een juridisch normatief concept, dat moet worden vastgesteld op basis van overeenstemming van merk en teken, (soort)gelijkheid van de waren en diensten en het onderscheidend vermogen van het merk. En juist het verwarringsgevaar is “niet met voldoende zekerheid” door een marktonderzoek vast te stellen.

Interessant zijn de uitvoerige overwegingen van het hof omtrent de vraagstelling in de verschillende overgelegde marktonderzoeken. Het hof geeft uitvoerig uitleg hoe het de marktonderzoeken beoordeelt.6 Het voert helaas te ver om hierop verder in te gaan.

Inbreuk

Al met al komt het hof – anders dan de voorzieningenrechter in eerste aanleg – tot de conclusie dat (i) de krokodilletjes op het kinderondergoed van de Hema merkgebruik opleveren en (ii) zozeer overeenstemmen met het merk van Lacoste dat verwarring bij het publiek kan ontstaan. Dit leidt ertoe dat het hof een pan-Europees inbreukverbod oplegt, omdat Lacoste zich heeft beroepen op haar Uniemerk. Hema heeft geen redenen aangedragen om een dergelijk verbod te beperken; waarschijnlijk waren die redenen er simpelweg niet. Aan Hema is een dwangsom opgelegd voor het geval zij zich niet houdt aan het verbod.

Slot

Deze zaak doet denken aan de zaak tussen Prénatal en het onbekende merk ‘Lief!’. In die zaak gebruikte Prénatal het woord LIEF zonder uitroepteken, onder andere op kinderkleding. Prénatal heeft aangevoerd dat sprake was van louter versiering en dat het gebruik van het woord LIEF absoluut niet werd gezien als merkgebruik en ook geen enkel gevaar voor verwarring opriep. De voorzieningenrechter vond echter het gebruik door Prénatal van het woord LIEF op haar kinder- en babykleding wel merkgebruik met verwarringsgevaar. Dat vond en vind ik een verkeerde beslissing. Helaas is die kwestie niet tot hoger beroep gekomen.

Deze zaak ligt echter anders. Dat zit vooral in de bekendheid van het beeldmerk van Lacoste. Alles overziend kan ik – op meer dan 1,5 meter afstand – de uitkomst van deze zaak wel billijken. Maar ik had het logischer gevonden als de veroordeling was gebaseerd op grond van de bekendheid van het merk van Lacoste en het risico van aantasting van het onderscheidende vermogen, dus op grond van artikel 9 lid 2 sub c UMVo, dan op grond van sub b. Als dit gebruik door Hema zou worden toegestaan, dan zou het krokodilletje van Lacoste geleidelijk zijn kracht, zijn onderscheidend vermogen, verliezen.

Rechters wikken en wegen. Zeker in IE-zaken geen makkelijke klus.


Dit artikel is eerder verschenen in Juridisch up to Date


Voetnoten:

  1. Geen spoedeisend belang werd overigens aangenomen voor de nevenvordering van opgave van toeleveranciers en afnemers.
  2. Verordening (EU) 2017/1001 van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.
  3. Het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) is per 1 maart 2019 gewijzigd. Daarbij is artikel 2.20 lid 1 omgenummerd naar 2.20 lid 2.
  4. HvJ EG 10 april 2008, C-102/07, ECLI:EU:C:2008:217 (Adidas/Marca).
  5. Klein rimpeltje is dat de krokodil van Lacoste alleen in zwart is gedeponeerd en niet in het groen zoals het merk meestal wordt gebruikt. Maar daar maakt het hof in dit geval geen probleem van. Strikt genomen moet alleen het merk zoals gedeponeerd in aanmerking worden genomen. Het geringe afwijkende feitelijk gebruik woog het hof in dit geval toch ook mee.
  6. De overwegingen van het hof zijn overigens ook op bepaalde punten bekritiseerd; zie post op IE-Forum van Terry Häcker, juridisch marktonderzoeker (IEF 19421). Met name reageert hij op de naar zijn mening onjuiste uitleg van het door het hof besproken ‘marktleiderseffect’.